省商务厅、省司法厅、省知识产权保护中心联合举办 “广东企业海外知识产权保护专题活动”

  知识产权是国际竞争力的核心要素，也是国际争端的焦点。随着广东深入推进开放型经济发展，进一步融入国际经济合作与竞争，海外知识产权保护成为日益重要的一项课题。4月16日，省商务厅、省司法厅、省知识产权保护中心联合举办“广东企业海外知识产权保护专题活动”，组织我省熟悉海外知识产权保护业务的涉外律师作现场辅导，并邀请有应对美国337调查实践经验的企业作现场分享。此次活动是今年省商务厅、省司法厅联合策划的“以法慧企，粤行越稳”涉外法律服务系列活动之一。

  主旨演讲

  广东三环汇华律师事务所高级合伙人申元林律师就“美国337调查和应对策略”作了介绍。他建议在制定应对策略时，一是算好经济账，对于主要市场在美国或者占很多比重的企业，应积极应诉，避免将市场拱手相让，对于中小企业而言，可考虑规避设计、许可授权多种方式尽量和解，求得最佳成本收益；二是算好技术账，分析胜诉机率，如是否侵权，能否无效对方的专利等。在实际操作中，一是在和解的同时准备积极应诉，337调查只有排除令和禁止令，没有赔偿损失，往往会伴随着一个联邦地方法院的平行民事诉讼；二是可在国内开辟第二战场，以此制衡在美国的诉讼。

  广东三环汇华律师事务所合伙人曾赟律师就“新形势下企业应对海外知识产权法律风险的路径选择”作了介绍。他指出，海外知识产权诉讼往往是外国公司打击竞争对手的手段，企业应摆脱单一案件局限，从经营的高度和市场的广度去整体思考和优化决策。他建议要积极应诉，寻求国家在政策、专家库、维权基金、外交等方面的帮助，充分利用国内律师队伍，提高办案效率，充分利用行业协会平台抱团取暖，降低成本、共享资源。

  广东华进律师事务所合伙人周清华律师就“跨境电商知识产权法律风险防范与应对策略”作了介绍。他指出，外贸企业追捧、模仿热销产品，往往忽略知识产权问题，导致侵权情况频频发生；或自身知识产权保护意识不强，导致自有设计、图片甚至商标被盗用。他建议，如果企业发现自身权利被侵犯，可采取平台投诉、临时限制令（TRO）、司法诉讼等方式处理；若被指控侵权，可采取平台申诉、与权利人沟通解决、寻求专业律师协助等方式来处理。

  广东勰思律师事务所付光耀律师围绕“标准必要专利的涉外纠纷与应对”作了介绍。他指出，标准必要专利作为一种重要战略资源，是技术标准与专利相结合的产物，在通讯、计算机等领域呈现快速增长的趋势；我国企业要积极参与标准制定，提高话语权。对于应对标准必要专利纠纷，他建议，一是根据FRAND原则积极谈判，以获得与其他被许可人相当的许可费；二是谈判同时积极备战，根据可比协议、可比许可费率、许可费堆叠、专利包大小和许可范围、技术价值等，主张合理许可费；三是主动出击，在我国法院提出确定专利许可费之诉，降低维权成本，明确双方权利义务；四是积极应诉，可考虑以专利权人未履行FRAND许可声明承诺义务进行抗辩。

  经验分享

  中兴通讯股份有限公司知识产权风险管理总监魏莱就“企业在美国337调查中的危与机”作了经验分享。她指出，337调查本质上是商业竞争手段，其快速程序对原告方同样是挑战，看似不利的法律后果或许是行业格局重构的契机。对于如何应对337调查，她建议，管理层要切实重视，企业内部要高效协同，加强人才储备及经验固化，把握提交调查申请、证据开示等时机，做好品牌和舆论应对，寻找联合应对契机，利用好常见抗辩手段等。她建议我国企业可主动利用337调查，一是做好前期分析，确定自己在美国是否存在国内产业；二是选准时机提交调查申请、调查取证要求等；三是考虑同步在联邦地区法院发起诉讼，请求损害赔偿等。

  京信通信技术（广州）有限公司知识产权总监汪玮玮分享了海外知识产权维权经验与启示。在诉前准备阶段，她建议，一是做好对手的信息采集工作，对竞争对手的企业状况、诉讼意图、诉讼目标、诉讼能力、侵权判定问题、专利性问题等展开调查研究；二是做好证据囤积，如公证取样、专业机构鉴定、聘请专家证人、权利证据、侵权证据、赔偿证据、不正当竞争证据、会议证据等；三是选好律师团队，研究别国的游戏规则，掌握主动权；四是加强组织协调，例如成立项目组、定期召开例会、和代理律师充分沟通、在最短时间内启动可采取的诉前保全程序等。

  纳斯达股份有限公司专利副总工程师曹建新分享了应对337调查的成功经验。他认为，诉讼是法律问题，更是经营问题。诉讼策略需要综合考虑法律、专利、公司经营、企业战略规划、市场因素、技术实力等；要有训练有素的团队，包括律师、专利工程师、技术工程师、销售、市场宣传等；企业法务或专利团队要对公司经营状况和竞争对手经营情况有大致了解，对公司产品技术等要非常熟悉。他建议，337调查节奏快，对涉诉企业的应诉能力要去非常高，希望组织协调各被告单位共同应诉，减少应诉成本，一起做好应诉文件提交、产品规避设计、专利无效等工作，加强资源共享。

  参与现场交流的律师嘉宾还有：广东固法律师事务所高级合伙人王燕律师、广州金鹏律师事务所合伙人吴秀荣律师、广东敦和律师事务所合伙人罗亚菲律师。围绕企业提出的知识产权恶意诉讼、海外商标显著性判定、标准制定国际厂商收取不合理专利许可费用、海外商标布局等实际问题，与会律师进行了专业的分析和解答。

  热点问题

  问题1

  针对国外企业知识产权方面的恶意诉讼、恶意竞争，是否有相关的法律法规支持我们在国内反诉对方以及第三方“私家侦探”，让对方国内的企业和第三方“私家侦探”赔偿经济损失和追责？

  罗亚菲律师：这个问题需从几个方面来看：

  一是竞争必然带来伤害，竞争打破的是既得利益，是否构成“恶意诉讼”和“恶意竞争”需要符合一定的条件。

  二是恶意竞争主要是以不正当竞争法予以规制，这些年我国针对恶意诉讼也有不少指导性案件，主要规制以诉讼为手段达成非法目的的行为。

  三是反诉是依附于本诉的，如果是因为国外的诉讼，其反诉也应该依附于国外的本诉。无法对其在国外的诉讼，以国内进行反诉。

  四是积极应诉，国外制衡对方的手段，包括可以对其权利予以无效宣告，并在无效后起诉其要求赔偿损失，或以对方的诉讼侵犯公共利益或垄断市场为由提出反诉；同时，也可寻找其在国内的侵权或不正当竞争行为的证据，采取对应的打击对策，例如，对其国内的专利予以无效宣告，对其侵权行为提起行政投诉、民事诉讼，甚至刑事救济。

  问题2

  关于海外商标申请时的显著性判定问题。

  付光耀律师：受商标法保护的标识必须具备显著性，显著性越强，越可能获得注册；反之，受到商标保护的可能性就越低。按照显著性的强弱，商标标识一般可以划分为：臆造（例如：科达）、任意（例如：用于电脑的“苹果”）、暗示（例如：微软）、描述（例如：用于寻呼机的“EASY CALL”）和通用词汇。

  一个标识如果属于臆造、任意或者暗示词汇，则被认为具有固有显著性，可以起到识别产品或者服务提供者的功能，因此能够收到商标法保护。如果标识是描述性的，则必须要获得独立于自身含义的第二含义，才能取得商标注册；若该标识是通用词，则在任何情况下都不具有显著性，不能注册为商标。

  问题3

  海外专利流氓盛行，造成极度不正常的市场阻碍，影响海外客户信心，如何应对？

  王燕律师：“专利流氓”这种特殊的商业模式自20世纪90年代在美国兴起后迅速发展，由专利流氓发起的诉讼大量涌现。专利流氓公司通常先从个人、研究机构或者其他公司手上低价收购专利，而后通过发起专利侵权诉讼索要巨额赔偿，其攻击对象主要集中在高科技领域。

  目前我国并没有受到专利流氓问题的困扰，但是一些“走出去”企业或多或少受到影响。建议“走出去”企业应当提高专利防范意识，一是对专利流氓提起的诉讼，要认真分析专利权的有效性及是否落入专利权保护范围；二是对于涉及技术的知识产权诉讼，不仅是法律问题，也是技术问题,需要结合专业人员的专业知识才能充分应对；三是应充分尊重他人知识产权，在产品开发时即充分检索、分析他人专利技术，将他人专利吃透，能规避的规避，能迂回设计的迂回设计，实在不能规避或迂回的，积极谈判。

  问题4

  标准必要专利缺乏权威的认定机构，标准制定国际厂商籍此滥用技术优势收取或收割不合理的专利许可费用，影响国内产业链的稳定与安全，如何应对？

  吴秀荣律师：标准必要专利分为两类，在国内或国际组织制定的标准中涵盖了专利权利要求，如通讯国际标准和国内标准；或某专利权利要求被普遍实施于产品，形成了事实上的标准必要专利。

  标准必要专利源于欧美反垄断法中的essential facility，掌握essential facility的权利人应当为他人使用essential facility提供便利。后来，这个概念被用在了反垄断法领域，也就是说，掌握了essential facility的权利人具有市场支配地位。因此，标准必要专利的权利人凭借专利拥有了市场支配地位。标准必要专利的权利人如果违反了反垄断法，可以拿起反垄断法武器维权。如果专利许可使用费过高或对不同企业不同的收费标准，则会违反中国、欧盟、德国反垄断法。

  问题5

  国际电商运营过程中如何加强海外商标布局？

  周清华律师：企业在进行海外商标的布局时，应当分阶段予以考虑。

  一是注册商标前的总体把握。明确哪些商标需要在海外注册以及是否可以在海外注册；在确定拟注册商标后，作全球检索查询并评估可行性，做好前期风险预防工作。

  二是商标的选择。可采取“主商标+商号/产品商标/公司简称/商标译名/广告宣传语”的策略，主商标即企业最主要使用的商标，作为核心商标予以注册；同时可结合企业提供的产品与服务，申请相应的商标。还可考虑将企业商号、简称、广告宣传语等注册商标，以达到全面保护的目的。

  三是国家（地区）的选择。在实际业务发生的国家及地区应优先考虑；即将投入业务发展、已尝试推广业务的国家和地区往往是商标恶意抢注的多发地；产品的制造地、转运地涉及到产品的生产与流通环节，也存在被仿冒风险，应作为早期注册的优先选项。

  四是商标申请及维护。海外商标的申请阶段即可委托代理机构与目的国家或地区的律师进行申请事宜，在商标获得注册后，应当注意对商标的维护及规范使用，了解目的国家或地区的相关使用规定，并定期进行检索监视，预防并积极应对海外侵权的发生。

  问题6

  对于付出极大成本却最终败诉的公司，有没有什么补救措施或者备选方案？

  曾赟律师：讨论这个问题之前，有必要探讨如何才不至于付出极大精力和金钱但却最终败诉。337调查程序、环节和阶段很多，也很快，像一班站点很多的公交车。被诉企业并不需要从起点一直坐到终点才下车。如果有合适的机会和条件，越早下车成本越低。因此，选择合适的诉讼策略和择机和解就显得十分重要。至于万一遭遇这一结果，个人认为讨论补救措施已经没有意义。如果硬要找补的话，也应在程序之外去寻找补救措施，如吸取教训，完善决策机制和知识产权管理制度，以避免再犯。另外，337调查程序失败了，为避免损失扩大，且不丢失美国市场，应尽全力做好产品的规避设计。

  （以上问答资料仅代表主讲律师个人观点，仅供参考。企业应结合实际情况，以正式有效的法律政策文件为依据）

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